隆天律丛 | 专利审查意见答复策略:从审查员的"漏洞"中寻找答辩突破口

摘要:✦•✦在专利代理实务中,答复审查意见通知书是代理师的核心工作之一,也是决定专利申请能否最终授权的重要环节。然而,许多代理师在面对审查员引用的对比文件时,往往产生畏难情绪,认为审查员已经"盖棺定论",争辩空间有限。笔者结合多年的实务经验认为,这种心态并不可取。事实上,在审查员引用的对比文件中,真正与本申请非常相近、以至于能够对本申请的专利性构成实质性威胁的对比文件其实凤毛麟角,大多数专利性问题都可以...

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在专利代理实务中,答复审查意见通知书是代理师的核心工作之一,也是决定专利申请能否最终授权的重要环节。然而,许多代理师在面对审查员引用的对比文件时,往往产生畏难情绪,认为审查员已经"盖棺定论",争辩空间有限。笔者结合多年的实务经验认为,这种心态并不可取。事实上,在审查员引用的对比文件中,真正与本申请非常相近、以至于能够对本申请的专利性构成实质性威胁的对比文件其实凤毛麟角,大多数专利性问题都可以找到突破口予以争辩。


那么,如何找到突破口?通常的思路是找出本申请与对比文件的区别技术特征。然而,本文着重要讨论的是一种更具策略性的思路——如何从审查员的评述本身找到逻辑漏洞,从而针对性地进行反驳,化被动为主动。



一、突破口之一:技术特征的对应关系

是否真实成立?

在审查意见中,审查员一般会将本申请独立权利要求中的技术特征与对比文件公开的技术特征进行"一一对应"的比对,并据此认定本申请不具备新颖性或创造性。对于这种评述,代理师不能盲目相信,而应当带着"怀疑一切"的心态,逐字逐句地审视审查员的结论是否合理。具体而言,可以从以下两个层面进行甄别。


(一)审查员认定的"等同"部件是否真的等同?


实践中,审查员有时会指出对比文件中的某个部件"相当于"本申请独立权利要求中的某个部件。此时,代理师应当从字面含义、性能、功能、结构等多个维度进行全方位比对,以验证这一认定是否经得起推敲。


例如,在笔者处理的一个案件中,其权利要求1限定了以下技术特征:


"中心帐篷组件包括至少一个遮阳板,围绕所述开口延伸同时从所述帐篷布向所述中心帐篷组件的外部伸出"。


审查员将对比文件1中的"筛网(screen panel)"等同于本申请的"遮阳板"。经过分析,我们发现这一认定在多个层面均不成立。


第一,从字面含义看,对比文件1中的"screen panel"意为筛网或滤网,并无"遮阳"之义。


第二,从性能看,对比文件1说明书明确记载该筛网由具有渗透性的、基本透明的柔性片材构成,显然不具备遮阳作用。


第三,从功能看,对比文件1全文未有关于筛网能够遮阳的任何记载。


第四,从结构看,该筛网并非围绕开口延伸,也未从帐篷布向外部伸出。


通过以上四个层面的分析,有力地证明了审查员的认定存在根本性错误,这便成为我们争辩的突破口。


当然,这个案例中的问题比较明显,但是,在其他案件的处理中,全方位比对的思路是一样的。


(二)审查员声称"公开"的技术特征是否确有出处?


在实践中,审查员有时会笼统地指出对比文件公开了本申请独立权利要求中的某项技术特征。然而,细读对比文件后却发现,其中既无相关文字描述,甚至从附图中也无法直接地、毫无疑义地确定该特征的存在。这是审查意见中较为常见的一类问题,但恰恰也是最容易被代理师抓住的突破口。


以笔者处理的另一案件为例,其权利要求1限定了以下技术特征:


"一种井下钻探电机,其包括动力套筒,所述动力套筒具有螺旋叶形弹性体覆盖的内表面"。


审查员在第一次审查意见通知书中认为,对比文件1中公开的"电机环"相当于本申请的"动力套筒",并指出该电机环具有螺旋叶形弹性体覆盖的内表面。


然而,通过仔细研读对比文件1我们发现,对比文件1中的电机环的内表面虽呈叶形,但并非螺旋叶形。更重要的是,整篇对比文件1找不到电机环的内表面被螺旋叶形弹性体覆盖的任何证据。审查员的该认定显然缺乏依据,成为我们在答复中予以有力反驳的突破口。



二、突破口之二:对比文件与公知常识

的结合是否合理?

当一篇对比文件未能公开本申请独立权利要求的全部技术特征时,审查员往往会将未被对比文件公开的特征认定为"公知常识"、"常规技术手段"或"本领域技术人员容易想到的"等等,然后判定该独立权利要求不具有创造性。


对于这类判断,代理师不能轻易接受,而应当从以下三个维度审慎评估其合理性。


其一,审查员的推导是否符合正常的逻辑?


其二,其结论是否脱离了对比文件客观公开的内容?


其三,是否基于审查员自身的主观想象,形成了带有倾向性的"事后判断"?


以笔者处理的又一案件为例,其权利要求1限定了以下技术特征:


“可溶胀材料布置在所述锥形面与所述打捞机构之间”,


对比文件公开了可溶胀材料设置在一锥形面与一打捞机构之外的部分。于是,审查员认为,本领域技术人员容易想到将可溶胀材料布置在锥形面与打捞机构之间。


但是,代理师仔细研读对比文件以后发现,对比文件中明确记载,将可溶胀材料设置于锥形面与打捞机构之外的部分,是根据其方案做出的设计。如果将可溶胀材料布置在锥形面与打捞机构之间,不仅有悖于对比文件公开的技术方案的设计思路,而且会造成对比文件的方案难以实施。所以,基于对比文件,本领域技术人员不会朝向本申请独立权利要求的技术方案的方向进行改型。


因此,经过分析,审查员的推导明显不符合正常的逻辑,而且其结论脱离了对比文件客观公开的内容。


在2026年发布的“复审无效十大案件”的“案例一”中,专利局复审和无效审理部指出,“在判断该区别特征的引入是否容易想到时,不仅要考虑技术手段本身,还应考虑其所起的作用,以客观评价发明对现有技术的智慧贡献。”。


以笔者处理的再一案件为例,其权利要求1限定了以下技术特征:


"所述精磨机沿着所述第一精磨机元件和/或所述第二精磨机元件的中轴线的纵向被分成至少两个供给区,待精磨的纤维材料能通过所述供给区供入到所述精磨空间中"。


在本申请的说明书中,对设置"供给区"的目的和功能作了详细说明,而且明确记载,经由不同的供给通道向不同的供给区供给不同的待精磨材料。也就是说,本申请中的供给区并非无意间自然形成的结构,而是经过特意设计以实现特定功能的部分。


然而在审查意见通知书中,审查员认为"对比文件1中的两个固定通道即构成了两个供给区域,所以上述特征是容易想到的"。但纵览对比文件1全文,完全没有提及任何关于"供给区"的描述,更谈不上利用供给区来实现某种目的和功能。审查员显然是在阅读本申请之后,才"事后发现"对比文件1中可能存在供给区。对于本领域技术人员而言,在未阅读本申请的情况下,仅根据对比文件1的记载,由于缺乏技术动因,不容易想到"特意设置供给区"。这一"事后诸葛亮"式的推导,正是我们予以反驳的关键所在。



三、突破口之三:多篇对比文件的结合

是否具备技术动因?

在两篇以上对比文件结合评述的情况下,代理师应当重点考察的一个问题是:这些对比文件之间是否具备结合的动机?以及对比文件是否给出了相反启示?


实践中,一些审查员存在一种习惯性做法——对比文件1公开了技术特征A,对比文件2公开了技术特征B,便"想当然"地认为二者可以结合从而公开本申请的完整技术方案。这种做法背后,往往是因为审查员已经阅读过本申请,从而不自觉地受到了"事后判断"的影响。


代理师在面对此类评述时,需要深入分析在本申请的技术方案中,技术特征A和B是否孤立存在?它们之间是否具有内在的逻辑关联和协同作用?在此基础上,进一步判断:不具备创造能力的本领域技术人员,是否有明显且合理的技术动因将A和B结合起来?如果缺乏这样的动因,甚至存在相反的启示,那么审查员结合对比文件的评述便难以成立。


在笔者处理的另一案件中,其权利要求1限定了以下技术特征:


“一种收合装置,包含一把手和一弹性体,所述把手具有一些结构特征(此处有所省略),所述弹性体迫使所述把手朝向一合拢位置枢转”。


其中,技术特征“所述弹性体迫使所述把手朝向一合拢位置枢转”是为了解决本申请提出的现有技术问题,亦即,把手如果处于张开状态而没有合拢,不仅会造成整个装置的外观不美观,而且处于张开状态的把手容易勾拉到人或物品而造成潜在的危险。


审查员引用了两篇对比文件,其中,


对比文件1公开了一种收合装置,包含一把手,该把手具有本申请的权利要求1中限定的结构特征,但是没有公开迫使把手朝向一合拢位置枢转的弹性件;


对比文件2公开了一种儿童车的拉柄组件,包含一把手和一弹性体,但是该把手不具有本申请的权利要求1中限定的结构特征,而该弹性体能迫使该把手朝向一合拢位置枢转。


于是,审查员认为,对比文件1和对比文件2可以结合而得到本申请的权利要求1的完整技术方案。


但是,代理师仔细研读对比文件1以后发现,对比文件1中明确记载,把手张开以后,不能马上朝向合拢位置枢转,必须等到一个收合关节回到初始位置以后,才能使把手合拢。也就是说,在收合关节回到初始位置之前,对比文件1中的把手必须保持张开。


因此,从对比文件1公开的技术内容出发,本领域技术人员不会想到设置迫使把手合拢的弹性体。也就是说,对比文件1和对比文件2不仅没有结合的技术动因,反而对比文件1实际上排除了本领域技术人员这样设计的企图。审查员的结论显然是一种主观判断。


综上所述,专利审查意见的答复虽然千案千面,但答辩的根本思路并不复杂。归根结底,就是找出本申请与对比文件的区别之处,或从审查员的评述中敏锐地捕捉逻辑漏洞,并通过客观的事实分析和充分的说理予以反驳。代理师在实际工作中,应当摒弃对审查意见的盲目信从,带着批判性思维审视每一条评述,善于从字里行间发现问题,以扎实的论据和严谨的逻辑说服审查员。


专利代理是在有限的空间里争取最大的可能,既要在现有技术的框架内恪守客观,又要为本申请争取最大的保护范围。但正如本文所反复强调的,只要我们保持清晰的头脑、严谨的态度和敏锐的洞察力,大多数专利性问题都能找到有效的争辩路径。这也是每一位专利代理师应当不懈追求的专业素养。



作者:




张泳

合伙人、资深专利代理师

隆天知识产权代理有限公司


责任编辑:周赟