一、一个值得深思的真实案例

某PCT申请进入中国国家阶段后，审查员在第一次审查意见通知书中指出权利要求1-15不具备创造性，引用了两篇对比文件(D1和D2)。申请人在答复第一次审查意见通知书后，审查员发出了第二次审查意见通知书，坚持认为权利要求1-15不具备创造性，未引用新的对比文件。

在答复第二次审查意见通知书之前，申请人与审查员进行了电话沟通，重点解释了D1与D2之间的“技术跳跃性”——即D2中袖带尺寸信息的功能定位与滤波器配置无关，本领域技术人员没有动机将D2的尺寸识别手段应用于D1的滤波器配置。然而，审查员在电话中并未给出明确意见，仅让申请人提交书面的意见答复。

申请人随后提交了意见陈述书和经过修改的申请文件，充分陈述了创造性理由。然而，审查员很快作出了驳回决定，坚持认为在D1的基础上结合D2，权利要求1不具备创造性。

这一案例引出了一个实务中经常被讨论的问题：在创造性答复中，电话沟通到底能起到什么作用？什么情况下值得进行电话沟通？

二、电话沟通的制度定位：澄清而非说服

要回答这个问题，首先需要理解电话讨论在专利审查程序中的制度定位。

根据《专利审查指南》第二部分第八章第4.13节的规定，在实质审查过程中，审查员与申请人可以就发明和现有技术的理解、申请文件中存在的问题等进行电话讨论。2020年修改后的指南删除了此前“电话讨论仅适用于解决次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷”的限制性表述，将电话讨论的适用范围扩大到了对发明和现有技术的理解等实质性问题。

然而，制度上的开放并不意味着电话沟通能够替代书面答复的说服功能。从实务经验来看，电话讨论更侧重于澄清双方的理解分歧，而非说服审查员改变实质判断。正如有实务文章所指出的，“无论你们在电话中沟通了什么东西，你最终都得把你的答复意见以书面形式提交，电话沟通是用来澄清双方书面意见中没有写清楚的地方的，并不能用来处理实质的问题”。

这就解释了为什么在上述案例中，即使申请人通过电话详细解释了D1与D2之间的技术跳跃性，审查员仍然坚持驳回。电话沟通的功能在于帮助审查员理解申请人的论证逻辑，但它并不能替代审查员在书面审查中形成独立判断的过程。审查员在电话中“未给出明确意见”，本身就暗示了其并未被电话沟通所说服。

三、创造性答复中电话沟通的适用情形

基于上述分析，可以将创造性答复前电话沟通的适用情形分为“适合沟通”和“不适合沟通”两类。

适合电话沟通的情形

第一，澄清审查员对技术方案或对比文件的明显误读。如果审查员在审查意见中对某个技术术语的理解有误，或对对比文件公开内容的认定存在明显偏差，电话沟通可以快速澄清事实，避免双方在书面答复中“各说各话”。

第二，了解审查员的真实关注点和修改接受度。在某些情况下，审查员可能在审查意见中并未完整表达其全部顾虑，或者存在多个可接受的修改方向。通过电话沟通，代理师可以试探审查员对特定修改方向的接受度，从而在书面答复中更有针对性地调整策略。

第三，涉及程序性事项或形式缺陷的处理。例如，权利要求引用关系的修改、附图的澄清、明显错误的更正等，电话沟通往往比书面往返更为高效。

第四，在案件接近授权条件时确认修改方案。如果审查员在审查意见中暗示某些从属权利要求具备创造性，或者案件仅存在次要缺陷，电话沟通可以帮助确认修改方向，加速授权进程。

不适合电话沟通的情形

第一，创造性判断的核心争议——技术启示是否存在。这恰恰是上述案例的典型情形。技术启示的判断涉及对现有技术整体是否给出改进动机的实质性评估，审查员需要基于书面材料和法律框架进行独立判断。电话沟通中，审查员通常不会在口头交流中改变其对技术启示的判断，因为这种判断需要经过审慎的推理和论证。

第二，审查员已经在两次审查意见中坚持相同观点。如果审查员在第二次审查意见中未引用新的对比文件，仍然坚持相同的创造性否定理由，这表明审查员已经形成了较为坚定的判断。此时，电话沟通的效果往往有限。有实务经验表明，“二通如果审查员还是相同的观点，最好适当修改权要以使审查员不得不满足听证原则，避免意外被驳回，更适当的是进行电话沟通”——但这里的“电话沟通”更多是为了了解审查员对修改方案的接受度，而非试图通过电话说服审查员改变创造性判断。

第三，需要引用判例或深入法律论证的争辩。创造性答复中经常需要援引最高人民法院的判例或审查指南的具体规定来进行法律论证。这种论证更适合通过书面形式呈现，电话沟通中难以充分展开。

四、回到案例：为什么电话沟通未能奏效

在上述案例中，申请人电话沟通的核心目的是解释D1与D2之间的技术跳跃性，即D2的技术启示不足。然而，这恰恰属于“不适合电话沟通的情形”。

审查员在两次审查意见中已经明确表达了其核心逻辑：D2公开了不同患者类别对应不同袖带尺寸范围，本领域技术人员可利用袖带尺寸信息推理获得患者类别，进而用袖带尺寸信息替代患者类别的输入。审查员在驳回决定中还进一步指出，袖带尺寸、患者类别、心率三者之间是一一对应的，获得袖带尺寸与患者类别任一，均可以获得心率范围，因此省略患者类别的获取是本领域技术人员可以推理得出的。

这种论证的核心是对“技术启示”的判断。审查员认为D2已经给出了将袖带尺寸识别用于滤波器配置的技术启示，而申请人则认为D2中袖带尺寸信息的功能是“袖带验证”，并非用于滤波器配置。这一分歧涉及对D2公开内容的功能定位、对比文件结合动机的评估，以及创造性判断中“技术启示应是具体、明确的技术手段”这一法律标准的适用。这些论证需要以书面形式详细展开，电话沟通中难以充分呈现。

更为关键的是，电话沟通中审查员“未给出明确意见”本身就是一个信号。在实务中，如果审查员对申请人的论证持开放态度，通常会在电话中表达初步看法或提出修改建议。审查员仅让申请人提交书面答复，往往意味着审查员倾向于在书面答复中正式回应，而非在电话中作出承诺。

五、电话沟通的策略建议

基于上述分析，可以提出以下策略建议：

第一，电话沟通的定位应明确为“信息获取”而非“说服工具”。在拨打电话之前，代理师应明确本次沟通的目标：是了解审查员对某个技术术语的理解，还是试探审查员对修改方案的接受度？如果目标是说服审查员改变创造性判断，则电话沟通很可能不是最佳选择。

第二，在创造性答复中，书面论证仍是主战场。电话沟通可以作为一种辅助手段，用于澄清误解或了解审查员的关注点，但核心的创造性论证必须通过书面意见陈述充分展开。在书面答复中，应重点论证：区别技术特征的准确认定、实际解决的技术问题的合理界定、以及对比文件是否给出了明确具体的技术启示。

第三，当审查员在两次审查意见中坚持相同观点时，应优先考虑修改策略。如果审查员在第二次审查意见中未引用新的对比文件，仍然坚持相同的创造性否定理由，代理师应认真评估是否有适当的修改空间，将说明书中的技术特征并入权利要求以增强创造性论证。同时，在提交书面答复前进行电话沟通，了解审查员对修改方案的接受度，有助于避免修改方向与审查员预期不符。

第四，记录电话沟通内容并形成书面确认。根据审查指南的规定，审查员应当记录电话讨论的内容并将其存入申请案卷。代理师也应在答复文件中引用电话沟通的关键内容，确保双方对沟通结果的理解一致。如果审查员在电话中表达了某种倾向性意见，代理师可以在书面答复中予以确认，如审查员未提出异议，该意见可作为后续程序的参考。

六、结语

电话沟通是专利实质审查中的一种有益补充手段，但它并非创造性答复的“万能钥匙”。在涉及创造性判断核心争议的案件中，电话沟通的功能更多在于澄清和理解，而非说服和改变。代理师应当根据案件的具体情况，判断电话沟通是否值得进行，并在沟通前做好充分的准备，明确沟通目标，避免将有限的沟通机会浪费在审查员不太可能在电话中改变判断的问题上。

在上述案例中，申请人的电话沟通虽然未能阻止驳回，但其所做的技术分析——尤其是D1与D2之间的技术跳跃性论证——为后续的复审程序奠定了良好的基础。复审程序中，合议组将以更全面的视角重新审视创造性问题，电话沟通中审查员“未给出明确意见”的态度，也可能成为复审程序中论证审查逻辑不充分的一个参考因素。

当电话沟通未能阻止驳回：专利创造性答复中电话沟通的能与不能